知产视野111 “P字型票箱”专利帮助侵权行为之认定

“P字型票箱”专利帮助侵权行为之认定
——深圳市捷顺科技实业股份有限公司诉
浙江省东阳市冠科建筑智能工程有限公司
等侵犯外观设计专利权纠纷案
编者按:
本期“知产视野”继续刊登涉专利帮助侵权行为认定的案例。在江苏法院审理的捷顺公司诉东阳公司等侵犯外观设计专利权纠纷一案中,捷顺公司主张其享有“停车场出入口控制机”外观设计专利权,该专利的设计要点为P字型票箱,东阳公司根据发包方的改装要求向九鼎公司订购了与涉案专利相近似的票箱,故捷顺公司主张东阳公司构成专利直接侵权,九鼎公司构成专利帮助侵权。
本案中,九鼎公司作为P字型票箱的制造者和销售者,是否需要对涉案专利侵权行为承担法律责任,一、二审法院的裁判意见不同。一审法院认为,被告九鼎公司制造并销售P字形票箱的行为不侵犯涉案外观设计专利权。而二审法院则依据民法通则等关于共同侵权的规定,认为由于P字型票箱是涉案外观设计专利的核心或者主要外观部件,被告东阳公司根据发包方的改装要求向九鼎公司订购该票箱,九鼎公司作为P字型票箱的制造者和销售者,明知对方订购该票箱的目的就是用于停车场出入口控制机上,且没有证据显示该P字型票箱除了用于停车场出入口控制机外,还有其他的实质性用途或者该票箱属于常用商品, 加之客观上东阳公司也确是利用该订购的P字型票箱改装了原有的停车场出入口控制机,并形成了与涉案外观设计专利相近似的出入口控制机。故二审认定九鼎公司的行为实质上是在帮助东阳公司实施专利侵权行为,构成对涉案专利权的侵害。
需要特别指出的是,本案是江苏高院在2010年审结的案件,由于当时并无专利帮助侵权的法律规定,故二审适用民法通则及《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》中关于共同侵权的法律规定,然而略显不足的是,未考虑适用侵权责任法。而2016年通过施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十一条第一款对此明确规定:“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持”。该规定为今后在个案中认定专利帮助侵权提供了明确的法律依据。
对于如何理解司法解释规定的专利帮助侵权行为人主观上的“明知”,有学者认为,只要从客观用途上判断,有关产品系专用品,就应当直接推定行为人主观上系“明知”;也有观点认为,行为人不仅应当知道专用品系用于被控产品,还应当知道被控产品系侵权产品,才能认定行为人具有主观上“明知”。上述两种不同观点,将直接导致专利帮助侵权判定裁判尺度的差异,值得进一步探讨。
由于本案系2010年审结的案件,在认定构成帮助侵权的裁判理由中,并没有具体分析帮助侵权行为人是否具有“明知”的主观状态,尽管如此,该案仍为研究专利帮助侵权提供了难得的样本。
【裁判要旨】
明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施侵犯专利权的行为,属于帮助侵权行为,应与直接侵权人共同承担侵权责任。
【案件信息】
一审:南京中院(2009)宁民三初字第326号民事判决书;
二审:江苏高院(2010)苏知民终字第0125号民事判决书。
【案情摘要】
深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称捷顺公司)系“停车场出入口控制机(2002P)”外观设计专利权人,该专利的设计要点为P字形状的美观弧度的设计,该专利于2003年6月5日申请,2003年12月24日获得授权。(详见附图一)
2009年7月,捷顺公司在南京市“长江路九号”楼盘发现了侵犯其专利权的P字形控制机。该被控侵权产品系由浙江省东阳市冠科建筑智能工程有限公司分公司(以下简称东阳分公司)提供并改装。
据捷顺公司调查,2009年4月3日,浙江省东阳市冠科建筑智能工程有限公司(以下简称东阳公司)向上海饶兴智能科技有限公司(以下简称上海饶兴公司)订购2台P字形票箱,单价为1800元,价款合计为3600元;2009年4月6日,上海饶兴公司向深圳市饶兴智能科技有限公司(以下简称深圳饶兴公司)订购2台P字形票箱,价款合计为3000元;2009年4月8日,深圳饶兴公司向深圳市九鼎智能技术有限公司(以下简称九鼎公司)订购2台P字形票箱,价款合计为2600元,其订购合同中注明,“1个入口,1个出口,入口开发卡机口”、“入口装语音按钮、吐卡按钮、出口装语音按钮”等要求。
因此,捷顺公司主张东阳分公司、东阳公司、上海饶兴公司、深圳饶兴公司、九鼎公司未经专利权人许可,为生产经营目的制造、销售捷顺公司的专利产品,共同侵犯了捷顺公司的专利权,请求判令上述五被告停止侵权,拆除并销毁安装在南京市“长江路九号”楼盘中的侵权产品、赔偿损失。
东阳公司、东阳分公司、上海饶兴公司、深圳饶兴公司、九鼎公司辩称:1、被控侵权产品的P字形外观系英文“停车”的开头字母,P是众所周知且广泛使用的停车标志,故其行为属于使用现有设计,不构成侵权;2、被控侵权产品系有合法来源,且他们不知道其系侵权产品。东阳分公司在庭审中还称,其在实施南京市“长江路九号”楼盘弱电工程建设项目中,应发包人要求,对停车场出入口进行改造,利用东阳公司订购的上述2台P字形票箱对停车场出入口控制机(一套)进行了改装。
【法院认为】
南京中院一审认为:
一、被控侵权产品与捷顺公司涉案外观设计专利近似
被控侵权产品与涉案外观设计专利产品均系停车场出入口控制机,属于相同产品。将被控侵权产品与涉案专利相比较,只有主视图上显示屏、出卡口及出卡按钮等有细微差别,其他视图相同,两者在整体视觉效果上没有实质性差异,故被控侵权产品落入涉案外观设计专利权的保护范围。
二、被控侵权产品不属于现有设计
虽然英文字母“P”确是众所周知且广泛使用的停车标志,但其只是涉案外观设计专利的设计要素,作为字母或标志本身并不属于法律意义上的外观设计,五被告使用的也并非是该字母或标志本身,并且其也没有提供停车场出入口控制机的现有设计,故关于现有设计的抗辩理由没有法律依据,不予采信。
三、合法来源抗辩不能成立
依专利法规定,为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品,能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任。这里的专利产品应当是指专利证书所表明的产品,本案中,就是表示在授权公告图片或者照片中的“停车场出入口控制机”。
作为停车场出入口控制机,不仅包括产品的外壳或机箱,还应当包括具有能实现相关控制功能的控制机构。虽然P字形票箱承载了停车场出入口控制机的全部外观设计,但由于P字形票箱并不具备控制功能,其不是停车场出入口控制机,只是作为停车场出入口控制机的部件,因此不能认为该P字形票箱就是涉案专利所表明的专利产品。故五被告关于合法来源抗辩的理由不符合专利法规定的要件,为不必要。
四、民事责任的承担
首先,东阳分公司为生产经营目的,利用东阳公司购得的P字形票箱用于改造“长江路九号”停车场出入口控制机,形成新的停车场出入口控制机,该控制机与涉案专利构成近似,侵犯了涉案专利权,应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。由于东阳分公司并非法人,不能够独立承担民事责任,故相应的民事责任由东阳公司与东阳分公司共同承担。
其次,P字形票箱并非专利产品,东阳公司购买、上海饶兴公司、深圳饶兴公司购买并销售P字形票箱、九鼎公司制造并销售P字形票箱的行为不侵犯涉案外观设计专利权。
捷顺公司不能证明九鼎公司、上海饶兴公司、深圳饶兴公司的行为系帮助东阳分公司实施侵权的共同行为,故捷顺公司关于五被告共同侵权并承担连带责任的主张,不予支持。
再次,对于损失赔偿,一审法院按照权利人因被侵权所受到的损失确定赔偿额为2万元及制止侵权所支付的合理费用1万元。
最后,安装于“长江路九号”楼盘的被控侵权产品,系使用人合法购得并为此支付了相应对价,且使用行为不属于侵犯外观设计专利权的行为,故捷顺公司关于拆除并销毁安装在南京市长江路九号楼盘中的侵权产品的诉讼请求没有法律依据,不予支持。
东阳公司不服一审判决,向江苏高院提起上诉。
主要理由为:1、东阳公司在购买P字形票箱后的改装行为不属于制造和销售专利产品的行为。2、如果法院坚持认为P字形票箱本身不是专利产品,则由于P字形票箱承载了涉案专利的全部外观设计,是涉案专利产品的关键部件,九鼎公司作为专业制造停车场出入口控制系统的厂家,明知该票箱是为了用于专利侵权产品而制造销售,虽然不构成直接侵权,但其诱导、帮助他人侵犯专利权,其行为已构成间接侵权。
江苏高院二审认为:
一、关于涉案外观设计专利权保护范围的确定
《中华人民共和国专利法》(2000年8月25日修正)第五十六条第二款规定:“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。”《中华人民共和国专利法实施细则》(2001年6月15日公布)第二条第三款规定:“专利法所称外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”由此可见,我国专利法所保护的外观设计是指工业产品的外观设计,即外观设计必须与其附着的特定产品相联系,其保护范围的确定不能脱离产品来考虑。
就本案而言,涉案外观设计专利的名称已清晰地表明使用该外观设计的产品是“停车场出入口控制机”,即该外观设计要保护的是停车场出入口控制机产品的外观。而所谓停车场出入口控制机,不仅包括机箱(票箱),还应当包括机箱内部能够实现相关控制功能的设备等。虽然涉案外观设计专利的设计要点或者创新设计部分主要体现在出入口控制机的P字形票箱上,但是不能就此将该外观设计专利权的保护范围界定为单纯的P字形票箱。毕竟票箱只是出入口控制机的一个组成部件,不能将其等同于控制机产品本身。
二、关于东阳公司购买P字形票箱用于改装“长江路九号”楼盘停车场出入口控制机的行为是否构成专利侵权问题
《中华人民共和国专利法》(2000年8月25日修正)第十一条第二款规定:“外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。”这里的制造专利产品,不仅包括制造全新专利产品的行为,也包括将已有产品的零部件组装成专利产品的行为。
本案中,即使如东阳公司所主张,其只是应发包方要求,提供P字形票箱并利用该票箱对原来的出入口控制机进行改装,但是由于该改装行为形成了新的停车场出入口控制机,且该控制机与涉案专利构成近似,故该改装行为同样属于制造专利产品,构成专利侵权。
三、关于九鼎公司在本案中是否应当承担侵权责任问题
《中华人民共和国民法通则》第一百三十条规定:“二人以上共同侵权造成他人损害的,应当承担连带责任。”《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》第148条规定:“教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任。”
本案中,尽管涉案外观设计专利保护的是票箱为P字形的停车场出入口控制机,仅仅生产、销售P字形票箱本身并不构成直接侵犯涉案外观设计专利权的行为,但是由于P字形票箱承载了涉案外观设计专利的核心创新部分,是涉案外观设计产品的整体外观部件;且从九鼎公司与深圳饶兴公司签订的合同来看,该合同并非一般的买卖P字形票箱的合同,而是有具体订购要求的订购合同,九鼎公司作为P字形票箱的制造方和销售方,应当明知合同相对方订购该P字形票箱就是用于停车场出入口控制机。事实上东阳分公司也确是利用该订购的P字形票箱改装了原有的停车场出入口控制机,并形成了与涉案外观设计专利相近似的出入口控制机。换言之,东阳分公司之所以能够实现对原有停车场出入口控制机的票箱改造,与九鼎公司提供P字形票箱的行为是分不开的,且九鼎公司明知买方购买该P字形票箱就是用于停车场出入口控制机,故九鼎公司制造和销售P字形票箱的行为与东阳公司构成共同侵权,依法应当承担连带侵权赔偿责任。
一审判决:东阳公司、东阳分公司停止侵权、共同赔偿损失及为制止侵权行为所支付的合理费用;
二审判决:改判东阳公司、东阳分公司、九鼎公司停止侵权、共同赔偿损失及为制止侵权行为所支付的合理费用。
(二审合议庭:吕娜、徐美芬、陈芳华)
附图一:涉案专利
夸夸咱衢江 饶兴:家乡的新面貌很惊艳

今年38岁的饶兴,是樟潭街道闹桥村人,2010年离开家乡前往湖南“闯荡”。15年来,他在化工、智能机械行业奋力打拼,如今已是湖南邦力达新材料有限公司总经理,长沙市衢州商会会长。
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文字丨叶晓轩
视频丨徐俊杰
编辑丨叶轲涵
一审丨余慧仙
二审丨舒勤
三审丨徐芳


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